Uma marca não é necessariamente um neologismo. E muito normal que um nome comum, ou seja, um signatário em uma determinada língua, seja usado como marca. Mas isso pode causar problemas legais quando esse nome comum é usado por outra marca para um de seus produtos. De fato, esse nome é um nome comum (podendo ser usado por todos) ou é um nome protegido?
O princípio geral, conhecido como o princípio da especialidade da marca, é que um nome comum só pode ser validamente protegido como marca se não constituir um caráter ou qualidade essencial do produto ou serviço designado.
Um artigo de M. J. Watin-Augouard sugere o seguinte exemplo. No início da década de 1970, Michele Ferrero inventou uma guloseima feita de leite e chocolate. O nome escolhido é a palavra alemã que significa “crianças”: Kinder (das Kind “a criança”; die Kinder “as crianças”). O nome refere-se ao alvo do produto. Kinder é um grande sucesso com crianças e o nome rapidamente se torna uma marca bem estabelecida. Tão bem estabelecido que o Kinder se torna uma umbrella brand: diversificando a forma do produto ou diversificando o alvo (por exemplo, Kinder Bueno também é destinado a adultos). Desde então, Kinder não é só para crianças.
Mas dada a sua notoriedade, nem sempre fica fácil saber se, comercialmente falando, Kinder tem o status de um nome comum ou de uma marca protegida. Em 2007, a confeiteira alemã Haribo lançou um novo produto: Kinder Kram (“Coisas infantis”). Ao mesmo tempo, o grupo Zott também estava lançando um doce chamado Kinderzeit (“Tempo das Crianças”). A Ferrero, então, tentou proibir esses produtos sob o pretexto de que eles usavam o nome de seu próprio produto. No dia 20 de setembro do mesmo ano, o Tribunal Federal de Karlsruhe, Alemanha, decidiu que a palavra Kinder não poderia ser propriedade exclusiva da Ferrero. De acordo com o Tribunal, a Ferrero poderia proteger a imagem gráfica de seu produto, mas não a palavra Kinder, sendo uma palavra muito comum para uma marca se apropriar. A diferença na embalagem entre Ferrero Kinder, Haribo Kinder Kram e Zott Kinderzeit permitiu que os três produtos fossem comercializados simultaneamente. Em comparação com o princípio da especialidade, pode-se dizer que a palavra Kinder apareceu como um caráter essencial de um produto direcionado às crianças. Ainda assim, esta decisão invalidou um precedente caso sobre o mesmo tema: em agosto de 2007, o Tribunal Administrativo Federal, com sede na Suíça, havia negado à Jackson International Trading o direito de chamar um de seus produtos kinder Party argumentando que a palavra Kinder como marca registrada estava ligada apenas à Ferrero.
Um otimo exemplo brasileiro, é o da marca Baton – chocolate da empres Garoto- que não teve problemas relacionado ao registro da marca, uma vez que o nome não tem relação direta com o produto oferecido. Ja, se um marca de batom (ou de maquiagem) procura registrar o mesmo nome para um de seus produtos, o pedido de registro pode ser negado por ser um nome de uso corriqueiro do segmento.